Главное о лицензионном договоре: Это соглашение по которому правообладатель (лицензиар) разрешает другой стороне (лицензиату) использовать объект интеллектуальной собственности на определенных условиях за вознаграждение
В 2011 году Google купил компанию Motorola Mobility за 12.5 миллиардов долларов. Через три года продал Lenovo за 2.9 миллиарда. Убыток почти 10 миллиардов? Не совсем. Google оставил себе портфель из 17 тысяч патентов стоимостью больше цены покупки.
Эти патенты теперь Google лицензирует производителям Android-устройств. Каждый смартфон на Android приносит Google доход через лицензионные платежи. Motorola была куплена не как производство, а как портфель интеллектуальной собственности для лицензирования.
Лицензионные договоры — это фундамент современной экономики знаний. Microsoft зарабатывает миллиарды лицензируя Windows и Office. Франчайзинг McDonald's работает на лицензиях товарного знака и ноу-хау. Spotify платит роялти музыкантам по лицензионным договорам. Фармацевтические компании лицензируют формулы лекарств по всему миру.
Для малого бизнеса лицензии тоже критичны. Веб-студия использует WordPress по лицензии GPL. Интернет-магазин покупает лицензию на использование фотографий со стоков. Продакшен получает от музыканта лицензию на использование трека в рекламе.
Правильно составленный лицензионный договор защищает интересы обеих сторон и помогает избежать споров. Неправильный приводит к судам, убыткам, потере прав. Разберемся в тонкостях лицензирования от простых случаев до сложных международных сделок.
1. Что такое лицензионный договор
2. Стороны договора: лицензиар и лицензиат
3. Виды лицензий: исключительная и неисключительная
4. Объекты лицензирования
5. Структура и обязательные условия договора
6. Территория и срок действия лицензии
7. Вознаграждение: паушальный платеж и роялти
8. Права и обязанности сторон
9. Как заключить лицензионный договор
10. Расторжение и прекращение договора
11. Типичные ошибки и как их избежать
12. Примеры лицензионных договоров из практики
Что такое лицензионный договор
Лицензионный договор — это гражданско-правовой договор по которому одна сторона (лицензиар, правообладатель) предоставляет другой стороне (лицензиату) право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в определенных пределах.
Ключевое слово — "разрешает использовать". Правообладатель сохраняет права на объект, просто дает другому разрешение пользоваться им. Это как сдать квартиру в аренду — ты остаешься собственником, но жилец получает право жить там за деньги.
Лицензионный договор регулируется статьями 1235-1240 Гражданского кодекса РФ. Четвертая часть ГК детально описывает что можно лицензировать, какие бывают условия, как защищать права.
Простой пример:
Фотограф сделал фотографию. Владеет авторскими правами. Журнал хочет опубликовать фото. Заключают лицензионный договор: журнал получает право опубликовать фотографию один раз в печатном издании тиражом до 10 тысяч экземпляров на территории России. Фотограф получает 5 тысяч рублей.
Фотограф остается правообладателем. Может дать такие же лицензии другим журналам. Может продавать отпечатки фото. Журнал получил только право на одну публикацию при определенных условиях.
Важное отличие от договора отчуждения: при лицензии правообладатель сохраняет исключительное право. При отчуждении полностью продает право и теряет его навсегда. Лицензия — это временная аренда прав, отчуждение — продажа собственности.
В международной практике термин licensing agreement работает так же. Это не передача собственности на интеллектуальную собственность, а предоставление прав использования.
Лицензионные договоры массово используются в IT, медиа, фармацевтике, производстве, франчайзинге. Везде где есть интеллектуальная собственность которую можно монетизировать через предоставление прав использования.
Стороны договора: лицензиар и лицензиат
В лицензионном договоре всегда две стороны с разными интересами и рисками.
Лицензиар — это правообладатель, тот кто владеет интеллектуальной собственностью и предоставляет права на ее использование. Автор произведения, патентообладатель, владелец товарного знака. Или компания которая купила права и теперь лицензирует.
Лицензиаром может быть только тот кто обладает исключительным правом на объект ИС. Нельзя давать лицензию на чужую интеллектуальную собственность если сам получил только неисключительную лицензию.
Интересы лицензиара: максимизировать доход от лицензирования, сохранить контроль над использованием ИС, защитить от неправомерного использования, сохранить возможность лицензировать другим.
Риски лицензиара: лицензиат не будет платить роялти, использует ИС с нарушением условий, нанесет ущерб репутации бренда, передаст права третьим лицам без разрешения.
Лицензиат — это сторона получающая права использования. Компания производящая товары по лицензии, издательство публикующее книгу, франчайзи открывающий точку под чужим брендом.
Лицензиат получает только те права которые явно прописаны в договоре. Всё что не разрешено — запрещено. Купил лицензию на использование фото в печати — нельзя публиковать его в интернете без отдельного разрешения.
Интересы лицензиата: получить максимально широкие права использования, минимизировать платежи, получить гарантии от лицензиара что тот действительно правообладатель, защититься от претензий третьих лиц.
Риски лицензиата: лицензиар окажется не настоящим правообладателем, условия лицензии слишком ограничительные, высокие роялти съедят всю прибыль, лицензию отзовут досрочно.
Принцип баланса: Хороший лицензионный договор учитывает интересы обеих сторон. Лицензиар получает справедливое вознаграждение и контроль. Лицензиат получает достаточно прав для успешного бизнеса
Множественные стороны. В сложных сделках могут быть несколько лицензиаров или лицензиатов. Соавторы произведения совместно выдают лицензию. Лицензиар дает права консорциуму из нескольких компаний.
При множественности лицензиаров все должны подписать договор или выдать доверенность одному для заключения сделки. Права неделимы — нельзя дать лицензию на часть патента принадлежащую одному соавтору.
Виды лицензий: исключительная и неисключительная
Главное деление лицензий — по объему передаваемых прав. От этого зависит может ли лицензиар давать аналогичные лицензии другим и сам использовать объект ИС.
Неисключительная (простая) лицензия. Лицензиат получает право использовать объект ИС наряду с лицензиаром и другими лицензиатами. Правообладатель может выдать неограниченное количество таких лицензий.
Это как продавать один и тот же цифровой товар многим покупателям. Фотобанк продает одно фото тысячам клиентов по неисключительной лицензии. Каждый получает право использовать, но фото не эксклюзивно ни для кого.
Неисключительные лицензии дешевле эксклюзивных. Лицензиар зарабатывает на массовости продаж. Лицензиат платит меньше но не получает монополию.
Исключительная лицензия. Лицензиат получает монопольное право использовать объект ИС с исключением всех остальных включая самого лицензиара. Правообладатель не может выдавать другие лицензии на этот же объект и сам не может использовать.
Полная передача права использования одному лицензиату. По факту лицензиат на время лицензии становится единственным кто может использовать ИС. Лицензиар сохраняет право собственности но отказывается от использования.
Пример разницы:
Неисключительная лицензия: Композитор дал 10 компаниям право использовать его музыку в рекламе. Каждая платит 50 тысяч рублей. Композитор заработал 500 тысяч.
Исключительная лицензия: Композитор дал одной компании эксклюзивное право на музыку в рекламе на 2 года. Компания заплатила 1 миллион. Никто больше не может использовать эту музыку в рекламе пока действует лицензия.
Частично исключительная лицензия. Гибридный вариант. Лицензиат получает исключительность в определенной области но не во всех. Например исключительная лицензия на производство товара в России, но неисключительная на экспорт.
Или исключительная лицензия на товарный знак для одной категории товаров, неисключительная для других категорий.
Сравнение типов лицензий
| Параметр | Неисключительная | Исключительная |
| Монополия лицензиата | Нет, конкурирует с другими | Да, единственный пользователь |
| Может ли лицензиар использовать | Да | Нет, отказался от использования |
| Может ли давать другие лицензии | Да, сколько угодно | Нет, запрещено договором |
| Стоимость | Ниже, массовый продукт | Выше, платишь за эксклюзивность |
| Типичное применение | ПО, фотостоки, музыка | Патенты, франчайзинг, бренды |
Открытые лицензии. Особый вид где правообладатель дает права всем желающим на стандартных условиях. Creative Commons для контента, GPL для программ, open source лицензии.
Заключаются не подписанием документа, а фактом использования с соблюдением условий. Скачал программу под GPL — автоматически принял условия лицензии.
Объекты лицензирования
Лицензировать можно любые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации на которые есть исключительные права.
Авторские права. Литературные произведения — право на издание книги, перевод, создание аудиокниги. Музыкальные произведения — право на исполнение, запись, использование в рекламе. Аудиовизуальные произведения — право на прокат, показ, трансляцию.
Фотографии, иллюстрации, дизайн — лицензии на публикацию, тиражирование, использование в коммерческих целях. Компьютерные программы и базы данных — право на установку, использование, копирование.
Патенты. Лицензии на изобретения дают право производить продукт или применять способ защищенный патентом. Фармацевтические компании лицензируют формулы лекарств. Технологические компании лицензируют патентованные решения.
Лицензии на промышленные образцы разрешают производить изделия определенного дизайна. Лицензии на полезные модели работают как упрощенные патентные лицензии.
Товарные знаки. Лицензия на товарный знак дает право производить или продавать товары под чужим брендом. Это основа франчайзинга — McDonald's дает франчайзи лицензию на использование бренда, логотипа, фирменного стиля.
Сублицензирование товарных знаков распространено в мерчандайзинге. Disney владеет правами на персонажей, дает лицензии производителям игрушек, одежды, аксессуаров.
Ноу-хау. Лицензия на коммерческую тайну передает секреты производства, технологии, методики. В отличие от патента не требует регистрации, защищается конфиденциальностью.
Важно прописать обязанность лицензиата сохранять секретность информации полученной по лицензии. После прекращения договора нельзя использовать ноу-хау или передавать третьим лицам.
Селекционные достижения. Лицензии на сорта растений и породы животных для сельхозпроизводителей. Топологии интегральных микросхем для производителей электроники.
Комплексные лицензии. Часто лицензируется не один объект, а пакет прав. Франчайзинговый договор включает товарный знак, ноу-хау, коммерческое обозначение, дизайн помещений. Лицензия на производство техники включает патенты, промышленные образцы, ноу-хау.
Структура и обязательные условия договора
Лицензионный договор должен содержать определенные существенные условия без которых он считается незаключенным.
Предмет договора. Точное определение объекта лицензирования. Для произведения — название, автор, где и когда создано. Для патента — номер патента, дата выдачи, описание изобретения. Для товарного знака — номер свидетельства, изображение знака, классы товаров.
Нечеткое описание предмета приводит к спорам. "Лицензия на песню" недостаточно — какую именно песню, в какой версии, какие именно права передаются.
Способы использования. Перечень конкретных действий которые может совершать лицензиат. Для книги — издание, перевод, создание аудиокниги, экранизация. Для программы — установка на N компьютерах, право на модификацию, создание производных продуктов.
Всё что не указано явно — запрещено. Дали право издать книгу — не можешь создавать аудиокнигу без отдельного разрешения.
Территория действия. Географические границы где действует лицензия. Вся Россия, конкретные регионы, весь мир, определенные страны. Без указания территории считается что лицензия действует на всей территории РФ.
Срок действия. С какой даты и по какую действует лицензия. Может быть фиксированный срок (5 лет с даты подписания) или до определенного события (до истечения срока патента). Без указания срока договор считается заключенным на 5 лет.
Обязательные элементы лицензионного договора:
• Точное описание лицензируемого объекта ИС
• Указание на тип лицензии (исключительная или неисключительная)
• Перечень передаваемых способов использования
• Территория действия лицензии
• Срок действия договора
• Размер и порядок выплаты вознаграждения
• Реквизиты сторон и подписи
Дополнительные условия. Право на сублицензирование — может ли лицензиат передавать полученные права третьим лицам. Обычно запрещено если не оговорено явно.
Гарантии лицензиара что он является правообладателем и вправе выдавать лицензию. Ответственность за нарушение прав третьих лиц.
Контроль качества — для товарных знаков лицензиар должен контролировать качество товаров лицензиата чтобы не обесценить бренд. Порядок отчетности лицензиата о продажах и использовании.
Условия досрочного расторжения при нарушениях. Порядок разрешения споров — суд или арбитраж. Применимое право для международных договоров.
Территория и срок действия лицензии
Географические и временные рамки использования критичны для определения стоимости и коммерческих возможностей лицензии.
Территориальные ограничения. Лицензия может действовать в одной стране, нескольких странах, регионе, по всему миру. Территория влияет на цену — мировая лицензия стоит дороже региональной.
Возможно деление по административным границам. Лицензия на товарный знак для Москвы и Московской области. Лицензия на франшизу для Сибирского федерального округа.
Можно разделить территории между несколькими лицензиатами. Один получает эксклюзивную лицензию на Европу, другой на Азию, третий на Америку. Лицензиар максимизирует покрытие рынка без конфликта между лицензиатами.
Онлайн vs оффлайн. Для цифровых продуктов территория может быть виртуальной. Лицензия на размещение контента на сайтах с российскими доменами. Лицензия на показ видео пользователям из определенных стран.
Географическая привязка сложна для интернета — сайт доступен из любой точки мира. Но условиями лицензии можно ограничить таргетинг рекламы, языковые версии, доступность контента по геоблокировке.
Пример территориального лицензирования:
Правообладатель фильма выдал три лицензии на прокат. Компания А получила эксклюзивную лицензию на Россию и СНГ. Компания Б на Европу. Компания В на Северную Америку.
Каждая работает на своей территории без конкуренции. Правообладатель получает максимальное покрытие мирового рынка. Цена каждой лицензии учитывает размер и платежеспособность территории.
Срок действия лицензии. Может быть любым от нескольких месяцев до всего срока действия исключительного права. Краткосрочные лицензии дешевле долгосрочных.
Типовые сроки зависят от индустрии. Лицензия на программное обеспечение часто годовая с ежегодным продлением. Франчайзинговые договоры на 5-10 лет. Патентные лицензии на весь срок действия патента.
Автоматическая пролонгация. Договор может предусматривать автоматическое продление на новый срок если ни одна сторона не заявит об отказе за N дней до окончания. Удобно для долгосрочных отношений — не нужно каждый раз переподписывать документы.
Досрочное прекращение. Стороны могут предусмотреть право расторгнуть договор досрочно при определенных условиях. Лицензиат не платит роялти три месяца — лицензиар расторгает. Лицензиар не обеспечил техподдержку — лицензиат расторгает.
Бессрочные лицензии. Теоретически возможны но встречаются редко. По умолчанию лицензия без указания срока действует 5 лет. Бессрочность нужно прописывать явно.
Проблема бессрочных лицензий — изменение обстоятельств через годы. Условия выгодные сегодня могут стать кабальными через 20 лет. Рыночная стоимость лицензии меняется, технологии устаревают, появляются новые способы использования.
Вознаграждение: паушальный платеж и роялти
Цена лицензии — один из сложнейших вопросов переговоров. Нет единых стандартов, всё зависит от ценности ИС, рыночных условий, переговорной силы сторон.
Паушальный платеж. Единовременная фиксированная сумма за право использования. Лицензиат платит один раз при заключении договора, дальше использует без дополнительных платежей.
Плюсы для лицензиата: предсказуемость расходов, не нужно отчитываться о продажах, простота учета. Минусы: высокий первоначальный платеж, риск переплатить если бизнес не взлетит.
Плюсы для лицензиара: деньги сразу, не зависит от успеха лицензиата, не нужно контролировать продажи. Минусы: не участвует в успехе если лицензиат заработает миллионы.
Типовой размер паушального платежа — от десятков тысяч до миллионов долларов в зависимости от объекта. Лицензия на фото для рекламной кампании 5-20 тысяч рублей. Лицензия на патент для производства 100-500 тысяч долларов.
Роялти. Периодические платежи зависящие от объема или выручки лицензиата. Процент от продаж, фиксированная сумма за каждую единицу, комбинация базового платежа и процента.
Роялти привязывают интересы сторон. Лицензиар заинтересован в успехе лицензиата — чем больше продажи, тем больше роялти. Лицензиат платит пропорционально своему доходу — не зарабатываешь, не платишь много.
Типовые ставки роялти по индустриям
| Индустрия | Ставка роялти | База расчета |
| Товарные знаки и бренды | 1-5% | Выручка лицензиата |
| Патенты производственные | 3-10% | Выручка или прибыль |
| Ноу-хау и технологии | 5-15% | Выручка от продукта |
| Программное обеспечение | 15-40% | Продажная цена копии |
| Авторские права музыка | 8-15% | Розничная цена записи |
| Франчайзинг | 4-8% | Ежемесячная выручка точки |
Комбинированная модель. Сочетание паушального платежа и роялти. При подписании лицензиат платит вступительный взнос, затем регулярно платит роялти от продаж.
Начальный платеж покрывает расходы лицензиара на подготовку к лицензированию и компенсирует риск неуспеха. Роялти дают участие в коммерческом успехе.
Минимальные гарантированные платежи. Роялти с гарантией минимальной суммы в год. Если продажи низкие и роялти не набирают минимум — лицензиат доплачивает разницу.
Защищает лицензиара от ситуации когда лицензиат взял эксклюзивную лицензию но ничего не продает. Минимальные платежи мотивируют активно использовать лицензию.
Авансовые платежи. Лицензиат платит роялти авансом в начале периода исходя из прогнозируемых продаж. В конце периода делается перерасчет — если продал больше прогноза, доплачивает, если меньше — переносится на следующий период.
Права и обязанности сторон
Лицензионный договор создает взаимные права и обязанности лицензиара и лицензиата выходящие за рамки просто передачи прав и оплаты.
Обязанности лицензиара. Предоставить лицензиату возможность использования ИС. Для ноу-хау передать техническую документацию, обучить персонал, обеспечить техподдержку. Для товарного знака передать брендбук, логотипы, макеты.
Гарантировать что является правообладателем и вправе выдавать лицензию. Что на объекте ИС нет обременений, претензий третьих лиц, он не является предметом спора.
Не препятствовать использованию ИС лицензиатом в рамках договора. При исключительной лицензии не давать аналогичные лицензии другим и самому не использовать.
Права лицензиара. Получать вознаграждение в согласованном размере и сроки. Контролировать соблюдение условий договора — требовать отчеты, проводить проверки. Защищать права на ИС от нарушений третьими лицами.
Требовать от лицензиата соблюдения стандартов качества при использовании товарного знака. Запрещать действия наносящие ущерб репутации бренда или ценности ИС.
Обязанности лицензиата. Использовать объект ИС только способами и в пределах указанных в договоре. Не передавать права третьим лицам без разрешения лицензиара.
Своевременно и в полном объеме выплачивать вознаграждение. Предоставлять отчетность о продажах и использовании для расчета роялти. Обеспечивать сохранность конфиденциальной информации если получил ноу-хау.
При использовании товарного знака поддерживать стандарты качества и соблюдать брендбук. Маркировать товары указанием правообладателя знака.
Права лицензиата. Использовать объект ИС в пределах предоставленной лицензии без дополнительных разрешений. Требовать от лицензиара содействия в использовании — передачи документации, консультаций, обучения.
При исключительной лицензии самостоятельно защищать права на ИС от нарушений если лицензиар бездействует. Присоединяться к искам лицензиара против нарушителей.
Типичные запреты для лицензиата:
• Передача прав третьим лицам без письменного согласия
• Использование ИС за пределами территории лицензии
• Применение способов использования не указанных в договоре
• Изменение объекта ИС без согласия правообладателя
• Оспаривание прав лицензиара на объект ИС
• Регистрация схожих обозначений на свое имя
• Использование после прекращения договора
Взаимные обязанности. Уведомлять друг друга о фактах нарушения прав третьими лицами. Содействовать в защите прав в судах и административных органах.
Сохранять конфиденциальность коммерческой информации полученной в ходе исполнения договора. Разрешать споры путем переговоров до обращения в суд.
Как заключить лицензионный договор
Процедура заключения зависит от сложности сделки, типа объекта ИС, наличия требований о регистрации.
Подготовка проекта договора. Одна сторона готовит проект на основе типового шаблона или с нуля. Учитывает специфику объекта и коммерческие условия. Направляет другой стороне для согласования.
Идет процесс согласования условий — стороны обмениваются правками, комментариями, контрпредложениями. Спорные моменты обсуждаются на встречах или в переписке. Результат — согласованный текст устраивающий обе стороны.
Подписание договора. Лицензионный договор заключается в письменной форме. Электронный документооборот допускается если стороны используют квалифицированные электронные подписи.
Каждая сторона подписывает два экземпляра договора, обменивается ими. У каждой остается один подписанный обеими сторонами экземпляр.
Регистрация договора. Для некоторых объектов ИС регистрация лицензионного договора обязательна. Договоры об исключительной лицензии на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак подлежат регистрации в Роспатенте.
Без регистрации такой договор считается незаключенным и не порождает правовых последствий. Регистрация занимает 1-2 месяца, требует уплаты пошлины 13500 рублей.
Неисключительные лицензии на патенты и товарные знаки регистрировать не обязательно, но желательно для публичного подтверждения прав.
Порядок регистрации в Роспатенте:
- Подготовить комплект документов: заявление по форме, договор в двух экземплярах, документы об уплате пошлины
- Подать документы лично, почтой или через электронный сервис
- Роспатент проводит формальную экспертизу на соответствие требованиям
- При положительном решении вносит запись о лицензии в реестр
- Выдает свидетельство о регистрации договора
Договоры не требующие регистрации. Лицензии на программы и базы данных, произведения литературы и искусства, ноу-хау заключаются без регистрации. Договор вступает в силу с момента подписания или даты указанной в тексте.
Доверенности и полномочия. Если договор подписывает не руководитель, нужна доверенность с полномочиями на заключение лицензионных договоров. Для сделок выше определенной суммы может требоваться одобрение совета директоров или общего собрания.
Due diligence перед заключением. Лицензиату важно проверить что лицензиар действительно правообладатель. Запросить копии патентов, свидетельств на товарные знаки, документов об авторстве. Проверить в открытых реестрах Роспатента.
Убедиться что на объекте ИС нет обременений, он не передан в залог, не является предметом судебных споров. Что лицензиар ранее не выдал исключительную лицензию другому лицу.
Расторжение и прекращение договора
Лицензионный договор может прекратиться по соглашению сторон, истечению срока или в одностороннем порядке при нарушениях.
Истечение срока. Самый простой способ прекращения — договор закончился по сроку. Стороны не продлили, права лицензиата прекращаются автоматически. Должен немедленно прекратить использование ИС.
Если лицензиат продолжает использовать после окончания срока без заключения нового договора — это нарушение прав лицензиара. Может требовать компенсацию и возмещение убытков.
Соглашение о расторжении. Стороны могут в любой момент договориться прекратить отношения досрочно. Заключают соглашение о расторжении с указанием даты прекращения прав, порядка расчетов, возврата документации.
Для зарегистрированных договоров нужно подать заявление о прекращении действия в Роспатент. Лицензия считается прекращенной с даты внесения записи в реестр.
Односторонний отказ. Закон и договор могут предусматривать право одной стороны расторгнуть договор в одностороннем порядке при определенных условиях.
Типичные основания для лицензиара расторгнуть: лицензиат не платит роялти более 3 месяцев, нарушает условия использования, передал права третьим лицам без разрешения, обанкротился.
Основания для лицензиата: лицензиар не передал документацию необходимую для использования, не обеспечил техподдержку, оспорены права третьим лицом и лицензиар не защищает.
Односторонний отказ оформляется письменным уведомлением с обоснованием причин. Договор прекращается через 30 дней после получения уведомления если иной срок не предусмотрен.
Последствия прекращения: Лицензиат обязан немедленно прекратить использование объекта ИС, уничтожить или вернуть конфиденциальную информацию, произвести окончательные расчеты по роялти, прекратить использование бренда в маркетинге
Судебное расторжение. При существенном нарушении договора и отказе нарушителя прекратить нарушение, другая сторона может обратиться в суд с иском о расторжении и взыскании убытков.
Существенное нарушение — систематическая неуплата роялти, грубое нарушение условий использования, причинение значительного ущерба репутации бренда.
Автоматическое прекращение. Договор прекращается автоматически если исключительное право на объект ИС прекратилось. Истек срок действия патента, товарный знак не продлили, суд признал патент недействительным.
Также при смерти лицензиара-физлица если в договоре не предусмотрен переход прав к наследникам. Или при ликвидации лицензиара-юрлица.
Остаточные обязанности. После прекращения договора стороны сохраняют обязанности по конфиденциальности на срок указанный в договоре (обычно 3-5 лет). Лицензиат не может использовать полученные ноу-хау в своих целях или передавать конкурентам.
Обязанность рассчитаться по роялти за период до прекращения. Предоставить финальный отчет о продажах, оплатить задолженность.
Типичные ошибки и как их избежать
Неопытность в лицензировании приводит к ошибкам дорого обходящимся обеим сторонам. Разберем частые проблемы.
Нечеткое описание предмета. "Лицензия на использование бренда" без указания конкретного товарного знака, его регистрационного номера, классов товаров. Приводит к спорам что именно лицензировано.
Решение: точно идентифицировать объект ИС — номер патента, свидетельства, название произведения, автор, дата создания. Приложить изображения, описания, копии регистрационных документов.
Размытые способы использования. "Лицензиат может использовать объект ИС любыми способами" дает слишком широкие права. Или наоборот "вправе использовать в коммерческих целях" без конкретики что именно разрешено.
Решение: четко перечислить разрешенные действия. Для программы — установка на N рабочих мест, право копирования для резервирования, запрет на модификацию. Для фото — публикация в печатных изданиях тиражом до 50 тысяч, запрет на использование в интернете.
Отсутствие территориальных ограничений. Не указали территорию — по умолчанию Россия. Лицензиат думал получил мировую лицензию, разочарован что не может продавать за рубеж.
Решение: явно прописывать территорию действия лицензии. Если мировая — указать "на всей территории действия исключительного права". Если ограниченная — перечислить страны или регионы.
Некорректная формула роялти. "5% от прибыли" звучит хорошо, но прибыль легко манипулировать через расходы. Лицензиат может показывать нулевую прибыль годами.
Решение: привязывать роялти к объективным показателям сложно манипулируемым. Процент от выручки, фиксированная сумма за единицу продукта. Если от прибыли — детально определить методику расчета, право на аудит финансов.
Опасные формулировки которых следует избегать:
• "Лицензия на все права" — слишком широко
• "Использование по усмотрению лицензиата" — нет конкретики
• "Территория использования — весь мир" — уточните границы
• "Роялти по договоренности сторон" — определите механизм
• "Стороны договорятся дополнительно" — договаривайтесь сейчас
• "В остальном применяются общие положения закона" — пропишите детали
Пропуск регистрации. Заключили исключительную лицензию на патент, не зарегистрировали в Роспатенте. Договор считается незаключенным, лицензиат использует без законных прав.
Решение: выяснить требуется ли регистрация для данного типа договора и объекта. Если да — подать документы в месячный срок после подписания.
Отсутствие гарантий правообладания. Лицензиар не гарантировал что является правообладателем. Оказалось права принадлежат другому лицу или оспариваются в суде. Лицензиат несет убытки.
Решение: требовать от лицензиара гарантии правообладания и обязательство возместить убытки если окажется что права принадлежат третьему лицу. Проводить due diligence перед заключением.
Примеры лицензионных договоров из практики
Реальные кейсы показывают как работает лицензирование в разных индустриях и к каким результатам приводит.
Кейс 1: Лицензия на изображения персонажей. Disney владеет правами на персонажей Marvel. Выдает лицензии производителям игрушек, одежды, аксессуаров по всему миру.
Типовые условия: неисключительная лицензия на использование изображений конкретных персонажей для производства определенной категории товаров на территории страны сроком на 3 года. Роялти 8% от оптовой цены товаров. Паушальный платеж 100 тысяч долларов при подписании.
Обязательное соблюдение стандартов качества, предварительное одобрение дизайна товаров Disney. Минимальные гарантированные платежи 500 тысяч долларов в год. Контроль производства через аудиты.
Результат: Disney зарабатывает миллиарды на лицензировании без вложений в производство. Лицензиаты получают доступ к популярным брендам увеличивающим продажи.
Кейс 2: Фармацевтические лицензии. Компания Gilead разработала препарат от гепатита С Sovaldi. Получила патенты в ключевых странах. Цена лечения в США 84 тысячи долларов.
Для развивающихся стран Gilead выдала лицензии местным производителям дженериков на льготных условиях. Роялти 7% от продаж. Цена упала до 300 долларов за курс лечения.
Условия лицензий: право производить и продавать только в лицензированных странах, экспорт запрещен. Передача технологии производства, контроль качества через регулярные проверки. Обязательная сертификация ВОЗ.
Результат: доступ к лечению для миллионов пациентов в бедных странах. Gilead получает роялти и положительный имидж. Производители дженериков зарабатывают на массовых продажах.
Кейс 3: Франчайзинг McDonald's. Типовой франчайзинговый договор McDonald's — это комплексная лицензия на товарный знак, ноу-хау, дизайн ресторана, операционные процедуры.
Условия: паушальный взнос 45 тысяч долларов при открытии. Роялти 4% от ежемесячной выручки. Взнос на маркетинг 4% от выручки. Срок 20 лет с возможностью продления.
Франчайзи получает территорию с запретом открывать конкурирующие точки. Обязан соблюдать стандарты качества, проходить обучение, покупать ингредиенты у одобренных поставщиков. McDonald's контролирует через тайных покупателей и проверки.
Результат: McDonald's расширяется глобально без капитальных вложений в открытие точек. Франчайзи получают проверенную бизнес-модель и узнаваемый бренд. Модель работает десятилетиями для обеих сторон.
Кейс 4: Лицензия на музыку для рекламы. Рекламное агентство хочет использовать популярную песню в ролике клиента. Обращается к правообладателю музыки и текста (обычно музыкальный издатель и автор).
Условия: неисключительная лицензия на синхронизацию музыки с видео для использования в телевизионной и интернет-рекламе на территории России сроком 2 года. Паушальный платеж 200 тысяч рублей.
Ограничение по длительности использования — до 30 секунд трека. Запрет на изменение музыки без согласия. Обязательное указание авторства в титрах.
Результат: рекламодатель получает узнаваемый саундтрек повышающий запоминаемость ролика. Правообладатели музыки получают вознаграждение и дополнительную популярность песни.
Кейс 5: Провал лицензирования.
Компания получила исключительную лицензию на производство игрушек по мотивам популярного фильма. Заплатила миллионы долларов паушального взноса. Вложилась в производство и маркетинг.
Фильм провалился в прокате. Спроса на игрушки не было. Компания не смогла продать даже на минимальные гарантированные платежи роялти. Обанкротилась с долгами по лицензии.
Урок: исключительная лицензия с высокими минимальными платежами это большой риск. Если базовый продукт (фильм) не выстрелит, лицензиат несет все убытки.
Заключение
Лицензионный договор — это фундамент монетизации интеллектуальной собственности в современной экономике. Без возможности лицензировать права изобретатели не смогли бы получать доход от патентов, музыканты от своих композиций, бренды от своей репутации.
Для правообладателей лицензирование открывает путь масштабирования дохода без пропорционального роста затрат. Disney не строит заводы игрушек, но зарабатывает миллиарды лицензируя персонажей сотням производителей. Microsoft не открывает магазины в каждом городе, но продает миллионы лицензий Windows через партнеров.
Для лицензиатов это доступ к проверенным технологиям, узнаваемым брендам, качественному контенту без необходимости создавать с нуля. Франчайзи McDonald's получает готовую бизнес-модель вместо создания концепции ресторана с нуля. Производитель техники лицензирует патенты вместо разработки собственных решений годами.
Ключ к успешному лицензированию — баланс интересов сторон. Условия должны мотивировать лицензиата активно использовать ИС, но при этом защищать права и интересы лицензиара. Цена должна быть справедливой — не задушить бизнес лицензиата высокими роялти, но и дать лицензиару достойное вознаграждение.
Грамотно составленный договор предотвращает 90% будущих споров. Потратьте время на детальную проработку условий, не полагайтесь на устные договоренности, консультируйтесь с юристами в сложных случаях. Тогда лицензирование станет выгодным инструментом для обеих сторон а не источником конфликтов и судебных тяжб.
